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保定稻香村糕点食品有限公司、苏州稻香村食品工业有限公司、北京新亚食品技术开发公司、保定商达集团有限公司、保定尚达资产管理有限公司商标权转让合同纠纷一案

河北省高级人民法院

民 事 判 决 书

                        (2011)冀民三终字第74号

上诉人(原审被告):保定稻香村糕点食品有限公司(原保定稻香村新亚食品有限公司),住所地为保定市前卫路239号。

法定代表人:周广军,该公司董事长。

委托代理人:黄英龙,北京市高界律师事务所律师。

上诉人(原审被告):苏州稻香村食品工业有限公司,住所地为江苏省苏州市工业园区唯亭镇唯文路19号。

法定代表人:沈根富,该公司董事长。

委托代理人:侯仰坤,男,汉族,1966年3月5日出生,现住北京市海淀区中关村南大街5号教工2。身份证号码652601196603050410。

上诉人(原审被告):北京新亚食品技术开发公司,住所地为北京市海淀区紫竹院路广源闸5号广源大厦301室。

法定代表人:周广军,该公司董事长。

委托代理人:商杰,河北冀华律师事务所律师。

委托代理人:黄英龙,北京市高界律师事务所律师。

被上诉人(原审原告):保定商达集团有限公司,住所地为保定市东风路1576号

法定代表人:刘玉志,该公司董事长。

委托代理人:胡剑军,北京市中瑞律师事务所律师。

被上诉人(原审原告):保定尚达资产管理有限公司,住所地为保定市东风路1576号。

法定代表人:柯文武,该公司董事长。

委托代理人:詹敏、高伟,北京市中咨律师事务所律师

上诉人保定稻香村糕点食品有限公司(以下简称保定稻香村公司)、苏州稻香村食品工业有限公司(以下简称苏州稻香村公司)、北京新亚食品技术开发公司(以下简称北京新亚公司)因与被上诉人保定商达集团有限公司(以下简称商达集团)、保定尚达资产管理有限公司(以下简称尚达资产公司)商标权转让合同纠纷一案,不服保定市中级人民法院(2011)保民三初字第45号民事判决,向本院提起上诉。本院受理后,依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。上诉人保定稻香村公司的委托代理人黄英龙,苏州稻香村公司的法定代表人沈根富及委托代理人侯仰坤,北京新亚公司委托代理人商杰、黄英龙到庭参加诉讼,本案现已审理终结。

原审查明,1983年7月5日及1989年6月30日国家工商行政管理局商标局分别颁发第184905号《商标注册证》和第352997号《商标注册证》,其载明的“稻香村牌”商标和相应的商标标示的注册人均为“保定市稻香村食品厂”,注册人地址均为保定市西大街秀水胡同5号。

1994年6月20日保定市商业局(1994)市商办字第55号文件《关于食品总厂与稻香村食品厂合并的通知》载明,两厂合并后名称为“保定市稻香村食品工业总公司”,总公司负责清收和偿还原两厂的全部债权、债务,接收财产。

1995年12月河北省工商行政管理局所列的河北省著名商标和河北省优秀商标的名册中,包括有保定市稻香村食品厂注册的“稻香村”商标。

1997年3月保定市国资委将“保定市稻香村食品工业总公司”的国家资本482万元登记为国有资产,并载入《国有资产产权登记证》。组织形式属国有企业。主管部门系保定市贸易局。

1999年10月及2000年3月7日经原注册人“保定市稻香村食品厂”申请,将第352997号和第184905号“稻香村”注册商标,转让给受让人“保定市稻香村食品工业总公司”。

2002年10月21日保定市稻香村食品工业总公司与北京新亚公司签订《设立公司协议书》约定,为发挥“稻香村 ”商标的品牌优势,双方共同设立合营有限责任公司,协议还约定将“稻香村”注册商标无偿转让给了合营公司。合资期限十年。在保定市稻香村食品工业总公司向其主管部门保定市贸易局的《关于对外投资的决议》请示文件中载明,新组建的公司名称为“保定稻香村新亚食品有限公司”(以下称保稻新亚公司)。但该文件中并未明确表述其将“稻香村”的注册商标无偿转让给新组建的公司的内容。

2002年12月30日以保稻新亚公司为甲方,以北京新亚公司为乙方签订了《承包协议》,约定由北京新亚公司承包经营保稻新亚公司,期限2003年1月1日至2005年12月31日。

2003年3月14日国家工商行政管理局商标局出具《核准转让注册商标证明》载明,核准第184905号和352997号商标转让注册,受让人均为保稻新亚公司。

2003年11月15日保定市稻香村食品工业总公司将在保稻新亚公司的22.5万元全部股份转让给保定市稻香村经营开发有限公司。赵玉柱同时兼任保定市稻香村食品工业总公司、保稻新亚公司、保定市稻香村经营开发有限公司三家公司的法定代表人。

2003年11月24日保定市贸易局向保定市企业兼并破产和职工再就业协调小组行文〔2003〕第72号《关于保定市稻香村食品工业总公司申请破产的指示》文件,申请破产。同月28日保定市企业兼并破产和职工再就业工作协调小组发文批复,同意破产。2004年保定市稻香村食品工业总公司被法院依法宣告破产。

2004年2月20日和2004年3月9日以苏州稻香村食品厂为甲方(占总投资额的40%),以保稻新亚公司为乙方(占总投资额的30%),以北京新亚趣香食品有限公司(该公司的法人代表王芳,系北京新亚公司法人代表周广军之妻)为丙方(占总投资额的30%),三方签订联合组建“苏州稻香村食品工业有限公司”(即苏州稻香村公司)的协议。保稻新亚公司的原法定代表人赵玉柱,及北京新亚公司的法定代表人周广军,均是苏州稻香村食品工业有限公司的董事。

2004年3月24日工商部门颁发苏州稻香村公司营业执照。

2004年6月21日以保稻新亚公司为甲方,以苏州稻香村公司为乙方,签订《商标转让协议》载明,甲方将注册号为184905号和352997号的“稻香村”注册商标,以转让费55万元转让给乙方,用于甲方增持乙方的股份。并由国家工商行政管理局商标局办理了相应的注册商标转让手续,受让人均为苏州稻香村公司。

2006年5月12日保稻新亚公司名称变更为现在的“保定稻香村糕点食品有限公司”即保定稻香村公司。

2008年8月26日保定市国资委出具《关于追回“稻香村”商标权的通知》,2008年9月10日保定市国资委出具《关于追回“稻香村”商标权的授权委托书》,2008年11月12日保定市国资委出具《关于追回“稻香村”商标权授权事项的函》等文件载明,原保定市稻香村食品工业总公司以协议方式将“稻香村”商标权无偿转让给了保稻新亚公司,未到国资部门履行资产评估、评估备案等相关法律程序,违反了国有资产监督管理有关规定,为了防止国有资产流失,授权商达集团代表国资委采取诉讼等其他方式,依法将“稻香村”商标权追回。鉴于保定市稻香村食品工业总公司已经破产,追回的“稻香村”商标权收归国资委持有。

由保定市国资委出资设立尚达资产公司于2010年12月3日办理企业法人营业执照。12月6日保定市国资委出具《关于“稻香村”商标转让合同纠纷一案授权的通知》和《关于“稻香村”商标转让合同纠纷一案授权事项的函》等文件,授权尚达资产公司代国资委参加诉讼,行使保定市稻香村食品工业总公司出资人的权利。

原审认为,本案的争议焦点有四点:一、原告商达集团是否有诉讼主体资格?二、尚达资产公司是否可以追加为原告?三、原告是否有权提起诉讼?四、保定市稻香村食品工业总公司与被告北京新亚公司签订的《设立公司协议书》约定的,将“稻香村”注册商标无偿转让给保稻新亚公司的条款和转让行为是否有效?以及以后的注册商标转让行为是否有效?是否应当返还?

首先是商达集团的主体问题,企业法人被吊销营业执照只是工商管理部门的行政行为,至其清算程序结束被工商部门注销之前,该企业法人资格依然存在,只有在企业注销之后,其法人资格才丧失。依据最高人民法院《关于适用 <公司法>若干问题的规定(二)》的规定:“公司依法清算结束并办理注销登记前,有关公司的民事诉讼,应当以公司的名义进行”。据此,保定稻香村公司、苏州稻香村公司、北京新亚公司所辩称的关于商达集团因为被吊销营业执照而丧失诉讼主体资格,处于清算阶段的商达集团不能以公司名义进行诉讼活动的主张,没有法律依据。故,上述三公司所称因商达集团被吊销营业执照,丧失诉讼民事行为能力,请求驳回商达集团起诉的辩解理由,不予支持。

2008年8月26日保定市国资委已经授权商达集团可代为行使权利。虽于2009年6月8日提出撤诉,而是否撤诉是当事人意思自治的体现,并不影响当事人是否再次行使其诉讼权利。保定稻香村公司、苏州稻香村公司、北京新亚公司所辩称的,曾因商达集团、尚达资产公司就同一诉求,在本案(2008)保民初字第3079号案件中,曾申请并被法院准许过撤诉,而现在就已无诉权的抗辩理由,违背了最高人民法院《关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的意见》第144条“当事人撤诉或人民法院按撤诉处理后,当事人以同一诉讼请求再次起诉的,人民法院应予受理”的规定,故对此抗辩理由,不予采纳。虽商达集团可以作为民事主体提起诉讼,但因尚达资产公司成立后申请参加了本案诉讼,取代了商达集团的原告诉讼地位,故对商达集团的诉讼请求不再重复支持,予以驳回。

其次是尚达资产公司主体问题,由保定市国资委出资设立尚达资产公司,于2010年12月3日办理《企业法人营业执照》,其核准的经营范围是对国有资产实行监督、管理等职责。且保定市国资委已授权尚达公司代为行使保定市稻香村食品工业总公司出资人的权利参与本案诉讼。其所发通知及函件虽未注明文件编号,但文件内容表述明确,所授权利不违背法律,应为有效行为。尚达资产公司申请参加本案诉讼,意为取代商达集团的在本案中的诉讼地位,仍属维护国有资产的权益。依据方便当事人诉讼、减少诉累、节省诉讼时间和降低诉讼成本的原则,且不违反法律规定,原审予以准许。保定稻香村公司、苏州稻香村公司、北京新亚公司所辩称关于商达集团的申请参加诉讼和起诉不构成必要的共同诉讼,不能作为本案的共同原告参与诉讼,并请求驳回商达集团追加原告的申请之抗辩理由,以及所辩称的对保定市国资委出具的《关于“稻香村”商标转让合同纠纷一案授权的通知》和《关于“稻香村”商标转让合同纠纷一案授权事项的函》等文件,因未注明文件编号而不具有法律效力等抗辩理由,原审不予支持。

第三,《合同法》第五十五条所规定的撤销权的消灭制度及相应规定的一年除斥期间是针对行使“撤销权”的法条,该条款并非是对请求确认合同无效的限制。本案商达集团、尚达资产公司的诉求是要求确认无偿转让的合同条款及行为无效,以及此后的转让行为亦无效,本次诉讼并非是行使撤销权,故不适用该撤销权的条款。依据最高人民法院《关于贯彻执行<中华人民共和国民法通则>若干问题的意见》第170条中“国家财产受到侵害的,不受诉讼时效期间的限制”的规定,及本案(2008)保民初字第3079号案件商达集团、尚达资产公司的主张权利致诉讼时效中断,所以,本次起诉未超过诉讼时效期间,其诉求应受法律保护。

第四,保定市稻香村食品厂于1983年7月5日和1989年6月30日先后取得的,第184905号《商标注册证》和第352997号《商标注册证》所载明的“稻香村牌”商标,均为合法注册商标,均受法律保护。保定市稻香村食品厂及与食品总厂合并后的“保定市稻香村食品工业总公司”均属国有企业。保定市国资委已将“保定市稻香村食品工业总公司”的资产载入《国有资产产权登记证》,其资产均属国有资产的性质,保定市稻香村食品工业总公司负责人赵玉柱在主观上是明知的。北京新亚公司的法定代表人周广军作为中国焙烤食品协会的秘书长,对原属保定市稻香村食品工业总公司的稻香村商标的国有资产性质和其蕴含着巨大的商业价值,主观上亦是明知。但在保定市稻香村食品工业总公司向其主管部门保定市贸易局的《关于对外投资的协议》请示文件中,刻意隐匿了其将“稻香村”的注册商标无偿转让给新组建公司的内容,属主观上具有隐瞒国有资产无偿转让的恶意。保定市稻香村食品工业总公司将“稻香村”的注册商标无偿转让给了保定稻香村新亚公司,其转让过程中并未到相应的国有资产监督部门办理申报批准手续,亦未进行国有资产的评估,违背了国务院颁布的《国有资产评估管理办法》第三条:国有资产占有单位对资产的转让应当进行评估的规定。以及参照《国有资产评估管理办法实施细则》第十条“对于应当进行资产评估的情形没有进行评估,或者没有按照《办法》及本细则的规定立项、确认,该经济行为无效”的规定,保定市稻香村食品工业总公司在没有依法履行申报,亦未取得国有资产监督部门批准,更未经国有资产评估程序的情况下,擅自将属于国有资产的注册商标权,无偿转让给了合资成立的保定稻香村新亚公司(现名称已变更为保定稻香村公司),造成了事实上国有资产的流失。该行为因违反了上述国家规定而致使该转让行为无效。依据《民法通则》第五十八条第二款规定:“无效的民事行为,从行为开始起就没有法律约束力”,涉案商标无偿转让行为当事人,在实施其转让商标行为前,存有刻意隐瞒转让行为的事实,且明知该无偿转让行为将造成对国有企业财产的损害而故意为之,客观上反映了其具有主观恶意。该无偿转让的情节不符合法律规定的“善意取得”认定标准,应当判定为非善意。依据《民法通则》第五十八条第一款第(四)项“恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益的”民事行为无效。鉴于涉案商标无偿转让的违法性和无效性,由于保定稻香村公司持有涉案商标的行为始终就不合法,故其向苏州稻香村公司转让涉案商标的行为,无论是否有偿,都缺乏应有的合法性。而且保定稻香村公司向苏州稻香村公司转让涉案商标时即使是有偿转让,但合同载明的转让商标的对价55万元,并没有交还原财产所有人即国有资产管理人,只是用于了保定稻香村公司“增持” 苏州稻香村公司的股份。作为国有资产的注册商标,就这样几经转手以后,使之脱离了国有资产的监管,造成事实上的国家利益受损,更进一步证实了国有资产的实质上的流失。由于从国有企业首次出让注册商标的行为,因违反了国家规定而属无效,由此之后的再次转让行为亦均属无效。

关于保定稻香村公司、苏州稻香村公司、北京新亚公司辩称的《国有资产评估管理办法实施细则》第六条的“资产转让是指国有资产占有单位有偿转让超过百万元或占全部固定资产原值20%以上”规定,而涉案商标不足百万元不占全部固定资产原值20%以上,不用评估,故转让行为有效的辩解理由,由于该条款是针对“有偿转让”所规定的,而本案涉案商标并非“有偿转让”,而是无偿转让。从定性上就不能适用该条款,更无须涉及定量是否达到资产价值百万元以上,所以该条款不适用本案。

北京新亚公司在与保定市稻香村食品工业总公司合资成立保稻新亚公司刚刚两个月,就全面承包了新合资公司,并在承包经营期间,违背了在《承包协议》第二条中约定的“逐步树立稻香村在保定的第一品牌形象”的承诺,将无偿取得的原属于合资另一方的国有资产,即原始商标注册人使用了近二十年的“稻香村”注册商标,再次协议转让给了北京新亚趣香食品有限公司和保稻新亚公司共占总投资额60%的,刚刚成立不足三个月的苏州稻香村公司,造成了实质上的国有资产进一步流失,国家利益受损。由此可见,此举并非“善意”,依据《合同法》第五十九条“当事人恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益的,因此取得的财产收归国家所有”的规定,应将原属于国有资产的注册商标收回。由于2004年保定市稻香村食品工业总公司已经被依法宣告破产,故该注册商标的知识产权收回后,归相应的国有资产监管部门所有,并由其的授权代管人行使代管权利。依据《中华人民共和国合同法》第五十二条第(五)项、第五十六条、第五十八条、第五十九条,和《国有资产评估管理办法》第三条之规定,判决如下:一、保定市稻香村食品工业总公司与被告北京新亚食品技术开发公司2002年10月21日签订的《设立公司协议书》第三条约定的,向第一被告保定稻香村糕点食品有限公司(原保定稻香村新亚食品有限公司)无偿转让“稻香村”第30类184905号和352997号注册商标的条款无效。二、保定市稻香村食品工业总公司向第一被告保定稻香村糕点食品有限公司(原保定稻香村新亚食品有限公司)无偿转让“稻香村”注册商标的行为无效。三、保定稻香村糕点食品有限公司(原保定稻香村新亚食品有限公司)与第二被告苏州稻香村食品工业有限公司于2004年6月21日签订的《商标转让协议》中约定的,将“稻香村”的注册商标转让行为亦无效。四、该第30类184905号和352997号的“稻香村”注册商标,归保定市人民政府国有资产监督管理委员会所有,并由其的授权代管人保定尚达资产管理有限公司行使代管权利。五、驳回保定商达集团有限公司的诉讼请求。本案案件受理费800元,由被告保定稻香村糕点食品有限公司负担300元,被告北京新亚食品技术开发公司负担300元,被告苏州稻香村食品工业有限公司负担200元。

原审判决后,保定稻香村公司不服,提出上诉。其上诉的主要事实与理由:一、商达集团和尚达资产公司均不是本案适格的原告,原审法院认定其有本案的原告主体资格,并允许尚达资产公司作为原告参加本案诉讼,程序违法。1、商达集团被吊销营业执照后,无权再以自己的名义提起与清算无关的诉讼,不能再依据保定市国资委2008年的授权委托、主动以自己的名义作为原告提起一个与自身清算事项无任何关联的诉讼。2、尚达资产公司不能作为原告参加本案诉讼。从本案的诉讼进程来看,本案允许尚达资产公司为共同原告参加诉讼,真实目的是变相更换原告,原审法院也明确承认,尚达资产公司的加入,意在取代商达集团的原告地位。原审法院在认定尚达资产公司成立后取代了商达集团的诉讼地位的同时,拒绝驳回商达集团的起诉,违法追加尚达资产公司为共同原告,并最终达到更换诉讼案件原告的目的,前后认定矛盾,程序严重违法。3、保定市国资委的授权不具有合法性,商达集团、尚达资产公司与本案不具有利害关系。保定市国资委授权商达集团和尚达资产公司行使出资人权利没有法律依据,商达集团、尚达资产公司无权以自己的名义提出本案诉讼请求,而且授权文件的形式和取得方式上存在致命缺陷,授权行为不具有合法性。本案中保定稻香村食品工业总公司已于2005年1月破产清算完毕,破产时有高达2700万元的债权未清偿,作为破产企业的出资人,保定市国资委本身也不再可能享有任何实体权利。因此保定市国资委对二被上诉人的授权不具有任何实体内容。二被上诉人与本案不具有利害关系,其起诉不符合《民事诉讼法》第108条的规定的案件受理条件,依法应当裁定驳回起诉。4、保定市国资委已经丧失了请求确认无效的权利。请求确认无效的权利是形成权,从保护交易安全的角度出发,其行使应当有合理的除斥期间。本案中,保定市国资委曾经在2008年授权商达集团起诉,但后来撤诉,撤诉行为应当视为保定市国资委以自己的行为放弃了请求确认涉案商标无偿转让合同和行为的权利,而且从商标权2003年转让至原告起诉已超过7年多的时间,保定市国资委请求确认无效的权利早已消灭,无权再提起任何诉讼请求,更不能授权第三人起诉。二、《设立公司协议书》签订目的正当,权利义务配置合理,得到了全面履行且履行结果未损害保定市稻香村食品工业总公司的权利,双方不可能有恶意串通、损害该公司合法权利的主观恶意,该协议属于全部合法有效的协议。从与《设立公司协议书》有关的事实来看,首先,其签订的背景是保定市稻香村食品工业总公司生产陷入困境,签约内容也是完全是双方的真实意思表示,目的是通过发挥合资双方各自的品牌和技术优势,将品牌优势和技术优势相结合,实现合资双方的共同利益;设定的权利义务内容公平合理,涉案的商标权也属于保定稻香村食品工业总公司依法可以自主处分的财产,没有任何无效情形。其次,保稻新亚公司(后更名为保定稻香村)公司设立后,保定稻香村食品工业总公司取该公司45%的股权,双方股东按照《设立公司协议书》的规定,保定稻香村工业总公司无偿投入了“稻香村”品牌,北京新亚公司无偿传授了新技术、新工艺,同时,保定稻香村公司也按照《设立公司协议书》的规定接收保定稻香村食品工业总公司糕点厂28名职工的就业,承担了应由糕点厂缴纳的养老保险,购买糕点厂原有的设备、工具、生产原辅料,承租了保定稻香村食品工业总公司的场地,各方均完全履行了《设立公司协议书》中的义务。第三,各方完全履行义务的行为,极大程度上解决了保定稻香村食品工业总公司的沉重就业负担,解决其财产的变现和继续利用问题,最大限度的减轻了国有企业的负担,实现了国有企业资产的保值、增值,同时,保定稻香村食品工业总公司作为全民所有制企业,仍然持有上诉人45%的股权,其股权的价值中不但包括了涉案商标的价值,更是包括了北京新亚公司投入的新技术、新工艺的价值,更重要的是,保定稻香村公司运转情况良好,2003年6月对涉案商标上诉人又进行了到期续展,保定稻香村食品工业总公司 持有的股权价值不断提高,国家和国有企业的利益未受到任何损害。从《设立公司协议书》的签订背景、目的、内容、履行情况和结果来看,合资双方不可能有恶意串通、损害保定稻香村总公司合法权益的主观恶意。原审法院在没有任何事实根据的情况下对当事人的主观心理状态进行推定,并将两个原本毫无关联性的推定,进一步得出双方恶意串通的结论,没有事实依据。三、原审法院以国有企业资产转让应当评估的规定评价《设立公司协议书》中关于商标权无偿转让约定的效力,适用法律错误。该规定不是效力性的强制性规定,不能作为评判《设立公司协议书》相关约定法律效力的依据。退一步讲,即使依据国务院的相关规定,涉案商标权的转让不属于应当进行评估的财产其价值不超过100万,也不超过企业资产的20%,转让无需评估。按照《设立公司协议书》规定,报批等手续,是保定稻香村食品工业总公司应尽的合同义务,并非保定稻香村公司的义务。而且,相关规定只是决定了国有企业进行资产转让如何履行的问题,不能决定资产转让约定本身的法律效力,原审法院以资产转让履行过程中的程序性规定确定资产转让合同的效力,属于适用法律错误。四、《设立公司协议书》确定的保定稻香村食品工业总公司将涉案商标权无偿转让及北京新亚公司无偿传授新技术、新工艺,是保定稻香村公司得以设立并有效存续基础,在《设立公司协议书》得到完全履行后,原审法院判决其中部分约定无效并将商标权判归保定市国资委,势必将导致保定稻香村公司作为民事主体存续的基础丧失,认定事实、适用法律存在重大错误。《设立公司协议书》是一份商事合同,合同中关于商标权无偿转让、技术无偿传授的约定,其根本目的不在于相关财产权的转移,而在于使得保定稻香村公司有效、良好的运转,并为合作双方共同创造更大的价值,不能以表面或者形式上的无偿转让即认为损害了出资方的权利。而且,如在保定稻香村公司已经依法设立9年、《设立公司协议书》中的约定已经得到了完全履行的情况下,认定《设立公司协议书》中的商标权转让条款无效,那么北京新亚公司无偿投入的技术将无任何对价,判决涉案商标权归保定市国资委所有,相当于允许其抽逃出资,无疑将损害保定稻香村公司设立、存续的基础和根本,引发上诉人双方股东的重大争议,最终导致保定稻香村公司解体。五、保定稻香村公司将商标权有偿转让给苏州稻香村公司合法有效,原审法院判决商标权归属保定市国资委,将导致保定稻香村公司持有苏州稻香村的股权丧失依据。1、涉案商标权的此次转让目的正当。北京新亚公司在保定稻香村新亚公司设立后2个月即全面承包保定稻香村公司,本身是为了促进新公司更好发展,以实现《设立公司协议书》签订之初的品牌与技术相结合的合同目的;保定稻香村新亚公司将涉案商标权转让给苏州稻香村,是为了将字号品牌起源与商标本身相结合,使得“稻香村”品牌在全国的发展壮大。而且,在转让当时,保定稻香村食品工业总公司已不再持有保定稻香村新亚公司的股权,保定稻香村新亚公司及其股东可以自由决定将涉案商标权转让。原审推定北京新亚公司在商标转让过程中存在非“善意”,没有任何依据。2、涉案商标权的此次转让系等价、有偿的转让。保定稻香村新亚和苏州稻香村的商标权转让,属于有偿转让,经过了国家商标局的公告和核准,苏州稻香村公司对此无任何恶意,而且,转让价款已经用于保定稻香村新亚增持的苏州稻香村股权,未损害保定稻香村新亚公司的合法权益。六、原审法院超出被上诉人的诉讼请求判决,程序违法:判决将涉案商标权判归保定市国资委所有、由尚达资产公司行使代管权利,属认定事实、适用法律错误。1、 本案中,被上诉人的诉讼请求是要求判决涉案商标权归其所有,原审判决第四项内容超出了被上诉人的请求。 2、按照《合同法》的有关规定,原审法院应当处理的是商标权的返还问题,本案为商标权转让合同纠纷而不是商标权属纠纷,原审法院首先审查的是商标权转让合同(条款)和转让行为的效力。涉案商标权是苏州稻香村公司依据《商标转让合同》所取得的知识产权权利,合同无效后,应当处理的是其应否返还、能否返还、是否返还的问题。原审法院依据合同法的规定,判决认定涉案商标转让合同(条款)和转让行为无效,直接判决商标权归谁所有,显属适用法律错误。3、涉案商标权不能返还也没有必要返还。 本案中,涉案商标经过保定稻香村公司、苏州稻香村8年的使用后,其价值大大提高,已成为全国知名商标,涉案商标价值内容与保定稻香村公司从保定稻香村食品工业总公司受让时相比大大增加,涉案商标权转让给苏州稻香村公司后,通过其大力宣传和广泛使用,涉案商标已经成为全国知名的商标,其所标识的产品也为相关公众所熟知和信赖,而尚达资产公司和保定市国资委并不经营涉案商标核准使用的商品,也不具有任何使用涉案商标的条件或者是管理经验。因此,继续由苏州稻香村持有涉案商标,有利于最大限度的发挥其的应有价值,创造更大的社会财富。七、原审法院在开庭后突袭判决的方式,严重损害保定稻香村公司的权利。综上,上诉人认为,一审判决认定事实、适用法律存在错误,程序严重违法,请求贵院依法撤销一审判决,依法裁定驳回二被上诉人的起诉,或者改判驳回二被告上诉人的全部诉讼请求,以维护上诉人的合法权益。

苏州稻香村公司不服,提出上诉,其上诉的主要理由为:一、原审判决认定事实错误。(一)保定稻香村食品工业总公司以稻香村商标作为出资成立保定稻香村新亚公司是有偿的出资行为而不是无偿的转让。在《设立公司协议书》中,把合同双方以知识产权出资都写成了“无偿”,实质上是一种互为对价的出资行为,客观上是有偿的,而不是无偿的。保定稻香村食品工业总公司以稻香村商标作为出资和北京新亚公司以商业秘密作为出资,是《设立公司协议书》中两股东约定的投资条件和应尽义务,是双方设立合营公司的基础和前提,都是共同设立保定稻香村新亚公司的有偿对价出资,原审法院仅仅依据字面“无偿”的含义就认定无偿出让行为是与客观事实不符的,因而是错误的。(二)苏州稻香村公司不存在任何恶意串通损害国有资产的意图和行为。1、以稻香村商标作为出资是单位集体研究同意并经过上级单位批准的,是赵玉柱和周广军二人所不能决定的事情,不存在赵玉柱和周广军恶意串通损害国有资产的意图和行为。2、苏州稻香村公司禁止保定稻香村食品工业总公司侵犯稻香村商标更说明苏州稻香村公司不存在共同的故意行为。苏州稻香村公司一直坚持禁止赵玉柱作为法定代表人的保定市稻香村食品工业总公司非法侵犯稻香村商标的侵权行为,原审判决苏州稻香村存在恶意串通的认定完全错误的。二、原审判决适用法律错误。(一)原审判决中的两个原告都不适格。1、商达集团不能作为本案的原告。商达集团早在2009年就已经被吊销营业执照,其不能作为原告参与同其自身债权债务无关的本案诉讼。2、尚达资产公司也不能作为本案的原告,尚达资产公司不是该转让合同的当事人,自身不能作为该转让合同纠纷案件的原告。其只是以普通的代理人身份接受保定市国资委的委托参与诉讼,没有资格以自己的名义作为原告提起诉讼。另外,本案中商达集团不具有原告主体资格,所进行的诉讼行为属无效行为,尚达资产公司就不能依据先前商达集团的诉讼行为作为本案的追加原告,原审法院同意追加尚达资产公司作为本案的原告是明显错误的。(二)原审判决中尚达资产公司和商达集团作为原告,但是却把诉争的商标直接判属保定市国资委所有。既然属于保定市国资委所有,对于稻香村商标的使用和经营管理就应当由权利人保定市国资委安排和决定,原审直接由法院来通过判决的方式决定如何管理和使用该商标,是错误的。(三)本案已经过了法定的诉讼时效。1、商标转让合同纠纷案件适用二年的诉讼时效。2002年经保定稻香村食品工业总公司的上级主管部门批准成立保定稻香村新亚公司时,上级主管部门就已经知道并同意稻香村商标作为出资进行转让,从那时起到2010年进行诉讼早已超过了法定的诉讼时效。2、本案不适用《民通意见》第170条。原审判决中根据《民通意见》第170条“国家财产受到侵害的,不受诉讼时效期间的限制”认为该案不适用诉讼时效的限制错误。该条完整规定为“未授权给公民、法人经营、管理的国家财产受到侵害的,不受诉讼时效期间的限制。”,适用该条的前提是未授权给公民、法人经营、管理的国家财产受到侵害。而本案中保定稻香村食品工业总公司获得并经营管理稻香村商标是合法有效的,不属于未经授权的国有资产转让行为,从而不能适用《民通意见》第170条的规定。(四)本案中稻香村商标的转让不受评估行为的影响。1、转让国有资产时未经过评估并不必然导致转让合同无效。原审法院所依据的《国有资产管理办法》的规定属于规范管理国有资产转让评估行为的管理性规定,违反了该管理办法的国有资产转让行为也并不必然导致转让合同的无效。2、保定稻香村食品工业总公司将稻香村商标转让给保定稻香村新亚公司无需进行评估。按照国有资产管理局《国有资产评估管理办法施行细则》(1992)第36号第6条规定,只有当国有资产占有单位有偿转让超过百万元或占全部固定资产原值20%以上的非整体性资产的经济行为时才需要进行资产评估。而本案中2002年保定工业总公司转让稻香村商标时,该商标的市场价值为54.5万元,明显低于100万元的最低标准,根据这一标准显然无须进行评估;另外,2002年保定工业总公司依法管理的国有资产总额为489万元,其20%为98万元,稻香村商标当时的价值也明显低于这一标准。因此,按照上述法律规定,保定稻香村食品工业总公司在2002年转让稻香村商标时根本无须进行评估,其所签署和履行的转让合同完全是合法有效的。(五)保定稻香村新亚公司将商标有偿转让给苏州稻香村公司的目的正当、程序合法有效,苏州稻香村公司是稻香村商标的合法所有人。保定稻香村新亚公司于2004年将涉案商标转让给苏州稻香村公司,是为了将稻香村字号品牌起源与商标本身相结合,使得“稻香村”品牌在全国的发展壮大,苏州稻香村公司也是基于对保定稻香村新亚公司享有商标权这一事实的信赖,而与其签订转让协议,这是双方经股东会研究同意后双方自愿的正常经营行为,苏州稻香村公司支付了55万元对价,经过了国家商标局的公告和核准,转让行为公开透明不存在所谓的恶意串通私下转让的问题,且转让价款已经用于保定稻香村公司增持苏州稻香村股权,未损害保定稻香村公司的合法权益。在转让当时,保定稻香村食品工业总公司已不再持有保定稻香村公司的股权,该行为不涉及国有资产,谈不上国有资产流失。苏州稻香村公司投入了巨大的人力、物力、财力,经过不断的探索、创新,把稻香村商标打造成了全国知名的商标,2009年1月对涉案商标又进行了到期续展,其影响力和经济价值已经完全不同。原审法院所谓恶意损害国家利益的认定没有事实依据。(六)根据我国《商标法》的规定,保定市国资委无权向苏州稻香村公司追回稻香村商标。根据我国《商标法》的规定,2002年保定稻香村食品工业总公司与保定稻香村新亚公司之间的商标转让行为不能影响2004年保定稻香村新亚公司与苏州稻香村公司之间的商标转让合同,而且,保定稻香村公司与苏州稻香村公司之间的商标权转让合同履行完毕之后,商标的出让就不能再把商标撤回。对于商标转让合同案件,原审法院不是依据《商标法》,而是简单地依据《合同法》和《民法通则》等一般性的法律来理解和做出决定显然是错误的,原审判决认定保定稻香村食品工业总公司与保定稻香村公司之间的商标转让合同无效,因此导致保定稻香村公司与苏州稻香村公司之间的商标转让合同也无效,这种结论是错误的,并且与法律的内在宗旨是相违背的,也将严重损害苏州稻香村公司的利益,是极为不公平的。三、本案程序存在错误。1、原审法院没有给我方提供法定的举证期限。2、原审开庭中未让我方充分表达自己的辩论意见。3、原审判决明显偏护原告。原审判决在适用法律上明显偏袒被上诉人,没有全面的结合证据认定事实。另外, 原审认定没有超过诉讼时效错误。本案中,苏州稻香村公司作为全国“稻香村”字号品牌的创始者,涉案商标经过苏州稻香村公司7年的大力宣传和广泛使用,其价值大大提高,涉案商标已成为全国知名商标,其所标识的产品也为相关公众所熟知和信赖;涉案商标价值内容与从保定稻香村食品工业总公司受让时相比大大增加,涉案商标权已不是原来的商标权。判决返还商标权,无疑将损害相关公众利益。而尚达资产公司和保定市国资委并不经营涉案商标核准使用的商品,也不具有任何使用涉案商标的条件或者是管理经验。因此,继续由苏州稻香村公司持有涉案商标,有利于最大限度的发挥其的应有价值,创造更大的社会财富。原审法院强行判决商标权的归属,适用法律错误,亦违反诚实信用原则。综上,请求二审法院依法撤销一审判决,改判驳回被上诉人的诉讼请求。

北京新亚公司不服,提出上诉,其上诉的主要理由为:一、商达集团、尚达资产公司不是涉案商标的利害关系人,同本案商标的权属及财产权益没有关联性,不具备原告主体资格。稻香村商标原属保定市稻香村食品工业总公司,该公司2004年破产,2003年商标转让给保定稻香村新亚公司,2004年6月转让给苏州稻香村公司至今,与二被上诉人没有关联。商达集团2009年被吊销营业执照,无权作为原告提起与该公司清算无关的诉讼,稻香村商标不属于国资委所有,保定市国资委委托二被上诉人作为共同原告参加诉讼没有法律依据。二、北京新亚公司和保定稻香村食品工业总公司是保定稻香村公司设立时的发起人,作为发起人之一的保定市稻香村食品工业总公司将涉案商标转让给保定稻香村公司,是履行《设立公司协议书》的履约行为,该行为的对价:在新公司设立过程中体现在北京新亚公司无偿提供新技术新工艺方面。保定稻香村公司成立后体现在保定稻香村食品工业总公司占保定稻香村公司的45%股份。原审将两个发起人相互支付对价出资设立新公司的履约行为认定为无偿转让是错误的。《设立公司协议书》是保定稻香村食品工业总公司和北京新亚公司为设立新公司自愿达成且已履行完毕的生效的法律文书。保定稻香村食品工业总公司向保定稻香村公司转让商标是基于《设立公司协议书》的约定,单方向保定稻香村公司履行合同义务的单方民事行为,保定稻香村公司只有接受的选择,保定稻香村公司和保定稻香村食品工业总公司之间在商标转让问题上不存在对价问题,更不存在有偿或者无偿的问题。三、保定稻香村食品工业总公司转让涉案商标获得了相应的对价,不是无偿转让,更不存在资产流失。原审认定事实错误,应当撤销。保定稻香村食品工业总公司通过履行包括转让商标等多项出资义务后,获得了在保定稻香村公司的45%股权,并依照《公司法》获得利益,不存在资产流失问题。原审判决无视双方依据《设立公司协议书》设立保定稻香村新亚公司的客观事实,将两个发起人相互支付对价出自设立新公司的履约行为认定为无谓无偿转让商标的商标转让合同纠纷,该判决定性错误,应予撤销。四、保定稻香村食品工业总公司投资设立新公司经过上级主管部门批准,转让商标经过国家工商局公告核准、审批程序,整个过程公开透明,不存在恶意串通损害国家利益的行为,且各方当事人提出异议的渠道畅通,商标转让后近十年来相关当事人及其他利害关系人没有提出过异议,原审判决认定北京新亚公司同原审其他被告恶意串通损害国家利益没有事实依据和法律依据。出资设立保定稻香村新亚公司是保定市稻香村工业总公司招商引资公开引进北京新亚公司的结果,《设立公司协议书》是双方自愿达成,且经保定市政府及经贸局批准,不存在北京新亚与保定市稻香村工业总公司个别领导恶意串通损害国有资产的问题。保定稻香村公司成立后,新公司实现了扭亏为盈,实现了公司设立目的,确保了公司股东保定市稻香村工业总公司国有资产保值增值的,不存在国有资产流失的问题。保定稻香村公司将商标转让给苏州稻香村公司是其自愿,且经过股东会研究同意后的正常的经营行为,该行为不涉及国有资产,苏州稻香村公司支付了合理对价,经商标局公示,且办理了转让手续,转让行为公开透明不存在恶意串通。五、原审判决在适用法律和证据审核认定上明显偏袒被上诉人,没有全面的结合证据认定事实,而是歪曲事实,曲解法律,凡是有利于被上诉人的就一律采纳,甚至断章取义,不利于被上诉人的证据在判决中只字不提,该判决无公平、公正性可言,应予撤销。六、原审法院没有认真听取北京新亚公司的意见,没有审查北京新亚公司提交的证据,侵害了北京新亚公司的诉讼权利,该判决应撤销。

商达集团、尚达资产答辩意见相同,其主要答辩称,商达集团和尚达资产的主体资格合法,原审法院认定事实清楚、适用法律正确。一、保定稻香村食品工业总公司系保定市国资委依法设立的,2002年依法宣告破产,但其不是涉案商标权人,商标权人是保定市国资委。根据破产法73条规定,法律再次确定了国资委具有财产请求权的主体资格。2、根据国有资产经营权和所有权的分离的有关规定,保定国资委不能以自己的名义参加诉讼,其有权利授权其他单位和组织提起诉讼。3、保定国资委授权答辩人作为原告参加诉讼不具有瑕疵。4、 根据我国有关法律规定,如果企业法人资格存在,诉讼主体资格存在。5、尚达资产公司的设立是解决商达集团公司的遗留问题,其被追加为原告是合法的。二、关于两次转让,原审法院确认两次转让串通是合法有依据的。赵玉柱和周广军对本案涉案商标的国有资产属性是非常清楚的,国有资产转让有严格的程序,有前置审批条件。双方明知而故意违反。上诉人明知无偿转让商标会导致国有资产流失,主观上有恶意。上诉人故意隐瞒权利人,完全违背了权利人的意愿。其提交的所有证据不能证明其转让商标时存在善意,还有些证据直接证明双方存在主观恶意和串通。苏州稻香村公司转让商标不具有合法性。本案中涉案商标的转让违背了权利人的意愿,没有得到权利人的追认。本案苏州稻香村公司对商标的性质、来源非常清楚,从开始不具备善意取得。根据合同法55条规定,商标权应收归国家所有。三、没有任何证据表明涉案商标第一次转让是投资行为。公司是以现金方式投资的。而且如果要以商标无形资产投资要进行审批。四、关于诉讼时效问题,原审适用民法通则170条正确。转让商标的行为是无效行为,保定稻香村公司不具备使用、收益、处分的权利,也不具备转让商标权的行为。五、原审判决两次转让无效,将涉案商标判归保定国资委,没有超过诉讼请求。六、原审严格按照程序规定审判案件,没有程序违法问题。

本院二审主要调查以下问题:一、商达集团是否为本案的适格原告?二、尚达资产公司是否为本案的适格原告?三、保定市国资委请求确认商标权转让合同及行为无效是否已超过法律规定的期限?四、2002年10月21日保定稻香村工业总公司与北京新亚公司签订的《设立公司协议书》第3条条款是否有效?该转让行为是否有效?五、保定稻香村公司将涉案商标转让给苏州稻香村公司是否有效?六、如果上述转让行为无效,本案应当如何处理,涉案商标归属是什么?

对于原审查明的事实,二被上诉人商达集团、尚达资产公司没有异议。北京新亚公司认为,原审查明的事实中,对于2002年10月21日保定稻香村食品工业总公司与北京新亚公司签订《设立公司协议书》的内容没有写明全部内容,且没有写明该协议书的实际履行情况。苏州稻香村公司对于2004年组建后的稻香村公司的董事应当为五人,而不是原审查明的赵玉柱、周广军两人,周广军不是该公司的董事。原审对于2004年6月21日保定稻香村新亚公司与苏州稻香村公司签订的《商标转让协议》的内容表述不全面,应当以该《商标转让协议》的内容为准。三上诉人对于其他原审查明的事实没有异议。

关于问题一、二,保定稻香村公司、苏州稻香村公司、北京新亚公司均认为,商达集团不具有本案原告的主体资格,保定国资委不具有授权委托资格。1、没有证据证明商达集团同三个上诉人之间存在直接的民事权利义务关系,也没有证据证明商达集团同涉案商标具有直接利害关系。其作为原告不符合我国民事诉讼法第一百七十条的规定。2、保定国资委不具有委托商达集团对本案商标进行追讨的资格,其委托行为无效,根据《企业国有资产法》等的规定,只有保定市人民政府有权授权委托有关部门、机构履行出资人职责,其他机构和部门无此权利。保定市国有资产依法应由保定市政府履行出资人权利,保定市国资委没有权利。3、对企业国有资产行使出资管理,是基于人民政府的授权,商达集团是企业法人,没有得到保定市政府授权对国有资产监管的权利,不能代表保定政府行使职权。4、商达集团不具有受托人资格。商达集团被吊销营业执照,不具备接受他人委托进行非本公司以外民事行为的能力,也不具备诉讼代理人的能力。 5、尚达资产公司同商达公司不属于共同诉讼,原审法院追加尚达资产公司作为原告没有法律依据。本案所涉及商标的权利人已经依法破产,该破产企业的上级主管部门是保定市贸易局,保定国资委也不是上级主管部门,其委托行为和商达集团的代理行为均没有法律依据。商达集团和尚达资产公司均是企业法人,有自己的经营范围,其在经营范围内不具备代为其他民事主体提起诉讼的资质,因此,其作为企业法人代替他人提起诉讼没有法律依据。

就此,北京新亚公司提交以下证据证明商达集团不具备本案主体资格的证据:保定市食品稻香村食品工业总公司国有资产产权登记证。证明保定市经贸局是原保定稻香村工业总公司的出资人,而非保定国资委;互联网上公开查到的保定市国资委机构职能内容。保定国资委2004年7月20日成立,此时原保定稻香村工业总公司已经破产,不存在其向该公司出资的事实。保定市国资委行使的行政职能只能基于保定市人民政府授权才能产生;98年财政部内设职能文件,98年国有资产管理局撤销,划归经贸局;经贸委配置和编制的文件,经贸委有权对国有资产实施管理,保定市贸易局是保定稻香村的出资人、管理者和上级主管部门,经贸局有权批准原总公司的经营行为和破产行为;保定国资委委托商达集团和尚达资产公司的手续,证明该手续无论从形式到内容都违反法律规定,既没有法律依据也没有事实依据,应当撤销,商达集团和商达资产公司不具有原告资格;商达集团的注册材料、被吊销营业执照的手续,证明不具有从事本公司以外的其他诉讼能力;起诉状,证明提起诉讼时,其已被吊销营业执照;保定国资委的授权手续,证明授权违法,国资委没有委托权,商达集团没有受托权。商达集团不是国有独资企业,其股东有国有、集体和个人成分,商达集团不具有行政管理职能,其职能是实现本企业经营职能,不能代理其他单位参加诉讼。尚达资产公司不具备原告资格的证据:保定市国资委的函及追加尚达资产公司公司为原告的通知。证明商达资产公司同涉案商标没有直接利害关系,不具备诉讼代理人的资格,本案不具备追加原告的事实依据和法律依据;尚达资产公司公司的注册资料、营业执照和公司章程,证明尚达资产公司是企业法人,不是行政机关,现没有证据证明已破产的保定稻香村食品工业总公司的资产属于该公司管理,对未进入该公司的资产没有管理权限。

苏州稻香村公司提交下列证据:一份专家论证意见;商达集团的股东组成情况,股东构成除了国营还有集体和个人的成分,不具备被保定国资委委托的资格。商达集团企业工商登记情况及吊销情况。证明商达集团在本案中不具备合法的主体资格,对吊销执照后,只能进行清算范围内的事项以及了解公司自身的事项,不能从事代理行为;保定稻香村食品工业总公司企业注销登记申请书。证明该公司申请注销的单位是保定市贸易局,保定市国资委不是其上级主管机关;保定市国有资产管理委员会(1998)1号、4号文件。说明保定市政府批准成立商达集团有明确的经营范围,三家企业的事项商达集团可以参与,不包括保定稻香村食品工业总公司;保定市国资委行政职权目录。证明保定市国资没有授权某个公司作为原告进行诉讼的权利。

保定稻香村公司同意北京新亚公司、苏州稻香村公司的意见,无其他证据提交。

商达集团、尚达资产公司认为,原审判决对此的事实认定清楚、法律适用准确。保定国资委有权依据国家法律的授权行使管理职权,在法律没有禁止的前提下对本案原告的授权是合法有效的。如对保定国资委行政权力质疑,应作为行政诉讼另案处理。本案基于无效合同形成的诉讼,无效合同不但在内容上有违法性,还涉及到特定第三方的利益,商达集团提起诉讼必要且合法。

对上述三上诉人所提交的证据,主要质证意见为:保定稻香村食品工业总公司的产权登记很明确,保定市国有资产管理局发证,每年年检都是保定国有资产管理局盖章。保定市国资委采用归口管理的方式,将保定稻香村食品工业总公司归到贸易局管理。对于网上下载关于保定市国资委职能的材料的真实性、合法性和关联性全部否认。对于三上诉人提交的其他证据,即使内容是真实的,也与本案无关联性,无法证明三上诉人的观点。尚达资产公司是合法成立的企业法人,根据保定市国资委的授权参加本案诉讼,法律并没有限制或禁止有利害关系的人参加诉讼,追加尚达资产公司为原告的诉权是法律赋予的。在本案中,尚达资产公司全部承接商达集团遗留问题的权利义务。

关于问题三,北京新亚公司认为,本案已超过两年的诉讼时效,应驳回商达集团、尚达资产公司诉讼请求。本案系因出资履行设立新公司协议引起的争议,《设立公司协议书》签订的时间是2002年12月21日,商达集团2010年起诉早已超过两年的诉讼时效。2003年底保定稻香村食品工业总公司申请破产,成立的破产清算组及破产清算组留守人员中,有法院和财政局、经贸局的领导,破产清算组接收了企业的账目账册,对债权债务进行了清算,全面接管了相关资料。保定稻香村总公司对外投出了22.5万元现金以及商标的转让都应该在破产清算组接管的资料里。证明在该公司破产时,对于涉案商标的转让情况,保定市食品工业总公司的上级主管部门是明知的,如果认为这种转让商标的行为是违法的,应当在当时提出。涉案商标转让系在2003年3月14日被国家工商行政管理局商标局核准转让并对外公示,如果当时国资委或当时的保定稻香村食品工业总公司的上级主管机关认为该转让侵权,也应在当时提起诉讼,现在早已超过诉讼时效,应当驳回其请求。保定稻香村食品工业总公司与北京新亚公司2002年12月21日所签订的《设立公司协议书》是在原审时由商达集团和尚达资产公司作为证据向法院提交的,来源是保定市稻香村食品工业总公司破产档案,这就说明原破产清算组及相关部门知道该协议书的内容及商标转让的事实。提交以下证据证明其观点:保定市企业兼并破产和职工再就业工作协调小组文件(市企兼破再字【2003】14号)《关于组成保定市稻香村食品工业总公司破产清算组建议名单的函》。;保定市中级人民法院指定破产清算组成员决定书(【2004】保民破字第2号);保定市稻香村食品工业总公司破产清算组《关于企业破产期间实施生产自救的请示》及《破产清算工作进展情况报告》等。证明在保定稻香村食品工业总公司破产期间,由法院经贸局、财政局等各部门组成了清算组,清算组中有法院、财政局、经贸局的领导、清算组在清算过程中,已经知道保定稻香村新亚公司的成立经营情况,应当知道涉案商标转让给保定稻香村新亚公司;保定稻香村食品工业总公司《国有资产产权登记证》,证明涉案商标权系保定稻香村工业总公司管理的财产,原审法院适用最高人民法院《关于贯彻执行<中华人民共和国民法通则>若干问题的意见(试行)》第170条错误。

保定稻香村公司除同意北京新亚公司的意见外,认为,根据《企业破产法试行》规定第40条规定,保定稻香村食品工业总公司破产程序终结是在2005年1月20日,到起诉时已经远远超过了一年的除斥期间,而且根据该条规定,追回的主体只能是人民法院主动提起。且该涉案转让行为不是“六个月内无偿转让”的行为,实际也不是无偿转让。法律规定的除斥期间已过,任何人没有追回的权利。从诚实信用、保护交易安全的原则出发,宣告合同或行为无效的权利也不能任意行使。

苏州稻香村公司对该问题的观点同上述二上诉人。并提交《专家论证意见》证明上述观点。

商达集团、商达资产公司认为,原审法院适用最高人民法院《关于贯彻执行<中华人民共和国民法通则>若干问题的意见(试行)》第170条准确。保定稻香村工业总公司的资产里包括涉案商标,但是在执行对资产处分转让过程中,不符合国有资产管理的特别规范,这种处置国有资产的行为,应该有主管机关的授权,保定国资委事先不知道,事后没有追认,因此是没有经过授权的行为。本案系确认合同无效,无效合同本质上具有违法性,合同一旦被确认无效就具有溯及力,合同自始无效。对合同的确认不应受到诉讼时效的限制。

对北京新亚公司提交的证据的真实性没有异议,但对证明的内容有异议,保定稻香村食品工业总公司破产之前七个月左右涉案商标就被转让了,没有进入破产序列。根据1996年1月25日192号令第7条,国有企业的产权登记内容不要求全部登记,国资委不知道也不应当知道在破产之前,保定稻香村总公司将商标转让出去了。2008年8月保定市国资委收到原保定市稻香村食品工业总公司的举报信,此时才知道涉案商标被无偿转让的情况,于同年10月授权商达集团提起诉讼,2009年10月撤诉,根据我国民事诉讼法的规定,这时诉讼时效中断。

商达公司、尚达资产公司提交2008年8月8日《关于“稻香村”商标权流失情况的反映》,证明在此时才知道涉案商标权流失的情况。在该材料上落款有打印的“赵玉柱、米春田、田新刚”等七个人名。商达公司、尚达资产公司称该材料有该七人手写签名的原件在保定市国资委。

对此,北京新亚公司、保定稻香村公司及苏州稻香村公司不予认可,认为商达公司、尚达资产公司既然代表国资委,应当可以拿到原件。该材料的内容不真实,没有落款人员的签名,该材料是保定稻香村食品工业总公司全体领导班子写给保定国资委和商务局的,保定商务局在该材料上盖章证明情况属实,这是矛盾的。况且该反映材料的内容与赵玉柱、田新刚向法院提供的证言相矛盾。在该材料上署名的人员在组建苏州稻香村公司的时候就已经知道商标被转让了。

关于问题四,商达公司、尚达资产公司认为,依据合同法第52条的规定,保定稻香村食品工业总公司与北京新亚公司在转让涉案商标的问题上存在“恶意串通”。赵玉柱当时是保定稻香村食品工业总公司的法定代表人,周广军是保定稻香村新亚公司的法定代表人,二人恶意串通。双方签订《设立公司协议书》对如何成立公司、国有资产无偿转让等进行了约定。该协议书是在2002年10月21日签订的,2002年12月25日,保定稻香村食品工业总公司就向贸易局打报告将股权转让给保定稻香村经营开发公司,将涉案商标的所有权留给了保定稻香村新亚公司,保定稻香村经营开发公司是由赵玉柱控股的私营企业。而保定稻香村食品工业总公司在向主管部门申报的《投资决议》中,隐瞒了无偿转让商标给新成立的保定稻香村新亚公司的内容。根据国有资产评估管理办法等的规定,涉案商标属于无形资产,国有无形资产在转让之前也要进行评估和报批,没有经过这些程序不能转让,因此该转让行为无效。

其提交以下证据:涉案商标河北省著名商标证书;2002年10月12日《保定市食品工业总公司对外投资的决议》;2002年10月21日《设立公司协议书》;涉案商标转让申请/注册商标申请书及核准转让注册商标证明;保定稻香村新亚公司的公司设立申请书及相关工商注册资料、保定市稻香村食品工业总公司将其在保定稻香村新亚公司的股权转让给保定稻香村经营开发公司的相关材料、保定稻香村新亚公司的2003-2006年的年检报告及工商档案基本信息;赵玉柱出具的《关于商标转移问题的始末》的书面证言。

北京新亚公司对上述证据发表如下意见:上述证据不能证明周广军与赵玉柱存在主观恶意。北京新亚公司是集体企业,周广军只是法定代表人,依据《设立公司协议书》成立保定稻香村新亚公司,是两个法人之间的投资经营行为,商标转让的行为,是履行协议的行为,不存在恶意转让。商标证书与本案没有关联性,著名商标评选有时间限制,2002年保定稻香村食品工业总公司已经濒临破产,涉案商标不一定能被评为著名商标;对《保定市食品工业总公司对外投资的决议》的真实性没有异议,但仅反映双方合作的条件,保定稻香村食品工业总公司对外合作的优势条件就是该商标,别无其他出资财产,也证明了对外投资是经过公司领导班子同意的,也是经过保定贸易局批准的;《设立公司协议书》证明双方合作的目的是通过新技术的研发改变稻香村商标的现状,使其稳固发展。设立保定稻香村新亚公司是两个公司的决策结果,双方必须各自应当履行的义务,北京新亚公司的义务是要出资27.5万元、接受员工就业、承担养老保险、供给设备工具和生产原料、将新技术新设备无偿给保定稻香村食品工业总公司使用,保定稻香村食品工业总公司履行的义务是出资22.5万元、将稻香村商标转让给新成立的公司,双方法定代表人签字并印有印章,说明该协议书内容合法有效,该协议书的第6项说明公司设立手续由保定稻香村食品工业总公司代办,北京新亚公司配合,可以看出双方并无恶意串通。关于保定稻香村新亚公司的营业执照,说明双方履行协议书的内容。关于保定市稻香村食品工业总公司转让股权的报告,对其真实性没有异议,但不能证明被上诉人主张的观点,该报告说明设立保定稻香村新亚公司的目的是为了发扬稻香村的品牌,双方合资设立了公司,作为保定稻香村食品工业总公司将股权转让,不是北京新亚公司控制的,不能据此得出北京新亚公司与其串通的结论,北京新亚公司只是拥有优先购买权,转让行为同北京新亚公司没有关系。转让注册商标申请手续是由保定稻香村食品工业总公司的副总田新刚办理的,其作为公司主要负责人办理的该手续,是职务行为,也是履行协议书的单方行为,不能证明赵玉柱与周广军存在恶意。涉案商标转让经过了国家商标局的批准,公示程序完整,不存在恶意串通的问题。被上诉人就此问题所提交的其他证据,涉及其他企业的经营行为,与本案没有关联性。保定市稻香村食品工业总公司向贸易局的破产申请,对真实性没有异议,说明该公司的经营状况恶化,其破产行为同保定稻香村新亚公司没有关系,因为此时保定稻香村新亚公司中已经没有该公司的股权,与涉案商标转让没有关联性。对赵玉柱所做的证人证言的真实性有异议,证人没有出庭,且该证言同工商机关的档案以及保定市贸易局的档案不一致,同我方在原审提交的田新刚等人的证言也不一致,档案的证明效力由于证人证言。

保定稻香村公司同意北京新亚公司的上述质证意见。《设立公司协议书》从性质、签订背景和审批过程、目的、内容、履行情况和结果来看,协议双方不可能也没有必要恶意串通、转移涉案商标权,损害保定稻香村食品工业总公司合法权益,该协议时一个全部合法有效的协议。赵玉柱的证言内容是捏造的,是赵玉柱为争夺涉案商标按照被上诉人胜诉的逻辑编造的,赵玉柱及其控制的公司与上诉人三方有利益冲突,该证言是其与二被上诉人串通争夺商标的产物。

苏州稻香村公司质证意见与北京新亚公司、保定稻香村公司相同。

就此焦点问题,北京新亚公司、保定稻香村公司、苏州稻香村公司均认为,双方签订《设立公司协议书》对如何成立公司、国有资产无偿转让等进行了约定。协议双方不存在恶意串通非法转让涉案商标的行为。

北京新亚公司提交以下证据证明其观点:原审商达集团提交的证据中的保定稻香村经营开发公司营业执照;保定市稻香村工业总公司将在保定稻香村新亚公司的股权转让给保定稻香村经营开发公司的股权转让协议证明保定稻香村新亚公司由国有产权公司变为私企,整个转让行为是法人行为,不是个人行为。经过了保定经贸局的批准,不存在恶意串通。苏州稻香村公司原审提供的田新刚和尚成华的说明,证明作为鉴证保定稻香村新亚公司成立以及稻香村商标转让的见证人,不存在恶意串通的问题。

保定稻香村公司提交以下证据证明其观点:二审新提交的保定市稻香村食品工业总公司所持有的商标权检索情况及结果,该公司曾有四个商标,一个以两万元转让,该商标的转让也没有经过批准。未经过评估批准不代表该转让存在恶意。原审时北京新亚公司提交的保定稻香村食品工业总公司工商登记资料及破产时的相关材料;北京新亚公司向合营公司投入新技术新工艺的相关材料;以及有关技术专家对工作情况的证言;涉案商标2002年的商标价值;北京新亚公司在保定稻香村新亚公司投入的技术价值的评估报告。商达公司原审时所提交的2002年12月30日保定稻香村公司与北京新亚公司签订的《承包协议》。

苏州稻香村公司以下证据证明自己的观点:北京新亚公司向保定稻香村新亚公司提供的技术秘密(新技术、新工艺、新配方)以及有关技术专家的证言、田新刚、尚成华的证言等证据,证明北京新亚公司和保定稻香村食品工业总公司签订协议书的目的是非常真诚的,想把新公司做强做大,不存在恶意和损害国有资产的问题。签订协议后,北京新亚公司积极履行协议内容,将商业秘密和技术秘密都传授给了新公司。不存在恶意。提交北京市中级人民法院(2010)一中民保字第15670民事裁定书、第15967号民事调解书,用以证明本案起诉的原因是赵玉柱作为法定代表人的保定稻香村经营开发公司生产的产品是月饼和糕点,与苏州稻香村公司生产的产品是一样的,形成了竞争关系,赵玉柱擅自使用稻香村商标未经苏州稻香村同意,苏州稻香村制止他的行为,北京法院的裁定禁止其使用稻香村商标。不存在赵玉柱和周广军恶意串通的问题。提交沈根富关于苏州稻香村公司有关事宜的说明,用以证明苏州稻香村公司措辞增资扩股是因为生产以经营的客观需要,不存在任何股东意图控制公司的动机和行为。二审新提交的证据:1988年苏州稻香村食品厂给保定工业总公司田新刚厂长的信,说明最初苏州稻香村公司和保定稻香村公司联合时,提出商标转让的起因是田新刚,不是周广军和赵玉柱。提交2004年3月9日苏州稻香村食品厂、保定稻香村新亚食品公司、北京新亚趣香食品公司于苏州签订的《关于联合组建苏州稻香村食品工业有限公司协议书》及同年3月14日《股东会决议》,从协议书的内容看,股东会决议看,一直到商标转到苏州稻香村公司为止,商标一直在保定稻香村新亚公司,其在苏州稻香村占有30%的股份,董事有五个人,没有周广军。

商达公司与商达资产公司对北京新亚公司的证据的质证意见为:北京新亚公司不可以用我方原审提交的证据证明他们的观点,这违反了证据规则谁主张谁举证的规定。田新刚、尚成华的证言因证人没有到庭,也没有提供证人身份证明,因此对真实性、合法性、关联性都有异议。

商达公司与商达资产公司对苏州稻香村公司的证据质证意见为:用以证明北京新亚公司向保定稻香村公司提供所谓技术秘密和新技术的证据与本案诉争的合同争议没有关联性对于提交的相关司法裁判文书的真实性没有异议,与本案无关联性;对其他材料的真实性不认可,且与本案没有联系。其二审提交的证据,不属于证据规则规定的一审无法提交的证据,不应成为新证据,且内容与本案没有关联性。

商达公司与尚达资产公司对保定稻香村公司提交的证据的质证意见:其二审提交的新证据不属于一审时无法取得的证据,不具有二审新证据的法律效力。从证据内容看,该证据材料与本案没有关联性,与涉案商标没有法律关联也没有事实关联。其所提交的原审北京新亚公司的证据,我们的质证意见同原审,即对于《设立公司协议书》以及涉案商标的转让申请及转让公告等的真实性没有异议,对于证人证言类证据的真实性不予认可,且与本案没有关联性,无法证明保定稻香村公司的观点。

三个上诉人提交的证据不能证明涉案商标在无偿转让中有过申报,做过评估;也不能证明在转让过程中支付过相应的对价,无偿转让的实施是存在的;北京新亚公司提供的新技术、新工艺与本案无关,我们主张合同部分无效,其他部分是否履行与本案没有关系。在无偿转让商标过程中,没有申报是事实,在保定稻香村公司设立后不久,在赵玉柱的主持下,又把股权转到了赵玉柱控股的公司下,赵玉柱在转让过程中获得了很大利益,存在主观恶意。

关于问题五,商达公司、尚达资产公司认为根据《合同法》第51条,52条,保定稻香村公司将涉案商标转让给苏州稻香村公司是存在恶意的,所以该转让无效。根据《民法通则》第五十八条:“恶意串通,损害国家、集体或者第三人的利益的”民事行为无效。其提交保定稻香村公司与苏州稻香村公司商标转让协议;涉案商标转让申请书;2004年2月20日、3月9日苏州稻香村食品厂与北京新亚趣香食品公司及保定稻香村新亚公司《关于组建苏州稻香村食品工业有限公司的协议书》、苏州稻香村公司的营业执照、验资报告、修订及修订后的公司章程、验资报告及相关董事会决议等;提交北京新亚趣香公司工商登记资料。用以证明苏州稻香村公司于2004年3月2日成立,注册资本50万元,该公司成立1个月后,注册资本立即增资至1100万元,新增股东周光明和周广军,新增资后的周广军、周广明兄弟及控股公司占股比例为96.8%,苏州稻香村公司股东同意以55万元购买涉案商标,后该公司继续增资,周广军兄弟及控股公司继续占绝对多股份,通过多次对苏州稻香村公司多次增资,涉案商标被周广军夫妇占为私有。根据1991年国务院第91号令《国有资产评估管理办法》,1996年国务院《企业国有资产产权登记管理办法》,1996年《河北省国有资产转让暂行条例》等规定,涉案商标第一次转让时,保定稻香村食品工业总公司对涉案商标无权处分,那么第二次转让时,保定稻香村新亚公司对涉案商标也无权处分。按照善意取得的规定,必须不知道前手的转让是无偿的,是不合法的,周广军作为苏州稻香村的实际控制人,非常了解涉案商标的价值,他配合了赵玉柱完成了第一次的商标转让,知道前手转让的来龙去脉,因此第二次转让是不合法的。

对于商达集团、尚达资产公司的观点和证据,苏州稻香村公司认为,2004年保定稻香村新亚公司和苏州稻香村公司签订的商标转让协议合法有效,保定稻香村新亚公司在2004年已经是涉案商标权人,有商标局核定的权利证书,对涉案商标有权处分。保定稻香村新亚公司在苏州稻香村公司占有股份,其对自己持有的商标进行转让是两个公司之间的行为,只要是两个公司的真实意思表示,就不存在恶意问题,也不存在侵害第三人权利的问题。被上诉人引用相关部门规定属于适用法律错误,2004年在保定稻香村新亚公司与苏州稻香村公司签订合同转让涉案商标时,保定稻香村新亚公司已经没有国有股份,是一个民营企业,适用国有资产的规定是错误的。该公司把自己的商标转让是一个独立的民事法律行为,不存在前一个法律行为无效导致后一个法律行为无效的问题。

就此问题,苏州稻香村公司提交《关于兴建苏州稻香村食品工业有限公司的申请书》及组建该公司的协议书等用以证明苏州稻香村公司占有40%,保定新亚公司占有30%,北京新亚趣香公司占30%,是合理的股权分配。苏州稻香村公司无偿提供厂地,保定稻香村新亚公司无偿将涉案商标使用权给新公司使用,北京新亚趣香公司提供新技术新工艺。保定稻香村新亚公司是苏州稻香村公司的股东,提供的是涉案商标的使用权,并没有直接将涉案商标转让,后边才将商标权转让的。提交2004年7月20日银行电汇凭证、2005年3月28日农业银行联行来账凭证,用以证明苏州稻香公司村决定受让涉案商标后,将55万元汇入了保定稻香村新亚公司的账户,后保定稻香村新亚公司又决定增资扩股,又将55万元汇入到了苏州稻香村公司。苏州稻香村公司法定代表人,时任苏州稻香村食品厂的沈根富跟周广军、赵玉柱开始并不认识,而是与田新刚认识,他当时是保定稻香村食品厂的厂长,我们那时已经开始合作了,那时赵玉柱还没有到保定稻香村食品工业总公司当总经理。田新刚2003年找到沈根富,提出为了将稻香村做大做强,要三家公司一起做,成立苏州稻香村公司时,考虑到稻香村起源在苏州,合资公司设立在苏州,不存在恶意串通。苏州稻香村食品厂被评定为中华老字号,沈根富提出将涉案商标转让给新公司,把稻香村品牌做大。公司要做大,肯定要增资。

商达集团、尚达资产公司对苏州稻香村公司提交的证据,发表如下意见:苏州稻香村公司提交的证据与本案没有关联性,对来源提出质疑。三上诉人之间存在相互持股的利益关系。我方提交的关于苏州稻香村公司的增资情况的资料全部从江苏省工商部门复印的,增资是在违法违规的情况下恶意增资,结果导致涉案商标由北京新亚趣香公司控制,而该公司的控股人就是周广军夫妇。苏州稻香村公司对涉案商标不是善意取得,该公司偷税漏税。

对于商达集团、尚达资产公司公司的观点及证据,保定稻香村公司认为,涉案商标是总公司合法持有的企业自身的资产,并不是国有资产,不存在无权处分的问题。保定稻香村新亚公司将涉案商标转让给苏州稻香村公司时,是合法的商标权人,有权自主处分企业自身的财产。其提交涉案商标第一次转让时的申请书、转让证明及公告;苏州稻香村公司提交的苏州稻香村公司与保定稻香村新亚公司签订的《商标转让协议》苏州稻香村公司获得商标的《核准转让注册商标证明》和《续展证明》等证据证明其观点。

商达集团、尚达资产公司对于保定稻香村公司提交的证据发表如下意见:对方不是合法商标权人。涉案商标第一次转让无效,第二次转让因而无效。涉案商标的取得隐瞒了国资委,没有履行报批手续,根据民法通则58条,无效的民事行为从开始就无效。

关于问题六,保定稻香村公司认为,即使本案中,涉案商标转让协议、转让行为无效的理由成立,也不能判决涉案商标所有权或者判决将涉案商标返还国资委。如果合同无效,按照合同法的规定,所产生的后果应当是“各自返还”,涉案商标权是依据该无效行为所直接取得的财产,应该处理的是返还问题,而不是直接判决其所有权;判决涉案商标权归属或者返还保定市国资委,相当于保定市国资委取得破产的国有企业保定市稻香村食品工业总公司的破产财产,根据权利义务的一致原则,保定市国资委也应当负责偿还该公司2700余万元未得到清偿的破产债务,至少应当在取回的涉案商标价值范围内承担破产债务;保定稻香村食品工业总公司与北京新亚公司所签《设立公司协议书》是一个商事合同,涉案商标权本身是保定稻香村食品工业总公司的企业资产,依据协议和此后的履行行为,保定稻香村食品工业总公司投入资金和商标,取得保定稻香村公司45%的股权,依据该协议,各方投入涉案商标权、新技术和新工艺,而保定稻香村食品工业总公司已经将其股权转让给第三方,如果判决返还部分财产,那么其持有的股权如何返还;保定稻香村公司无法将新技术、新工艺返还北京新亚公司,这样无疑将导致北京新亚投入的技术丧失对价基础,对其不公。另一方面,苏州稻香村公司的股东不仅包括北京新亚趣香公司,还包括原有的中华老字号国有企业“苏州稻香村食品厂”,各方基于“稻香村”商标权属于苏州稻香村这一事实,进行了一系列的增资行为,判决返还涉案商标,无疑将损害苏州稻香村公司其他股东的合法权利;保定稻香村公司和苏州稻香村公司从2003年开始即持有并继续使用涉案商标,相关社会公众对涉案商标所有标识的商品来源于保定稻香村公司、苏州稻香村公司及其他授权许可方已有非常明确的认知,并建立了相当的信赖,判决返还商标,将损害社会公众的合法权益和信赖利益;涉案商标已经成为江苏省著名商标,而且正在申请驰名商标认定,商标权的价值和内容,与当初保定稻香村公司受让时相比,已经发生了本质的变化,已经不具备返还的基础;6、苏州稻香村公司对“稻香村”商标进行了有序的使用和管理,同时不遗余力打击假冒伪劣产品,维护了“稻香村”品牌的良好声誉,保护了消费者的合法权益;反观之,保定市国资委和商达集团、尚达资产公司不具有使用、管理涉案商标犬的经营范围、能力和经验,判决返还或者由其管理,无疑将导致市场上“稻香村”品牌商品的混乱,损害消费者合法权益和导致“稻香村”这一中华老字号品牌消失。

保定稻香村公司提交以下证据证明其观点:北京新亚公司原审提交的保定稻香村食品工业总公司破差清算资料;保定稻香村公司工商登记资料;北京新亚向保定稻香村公司投入的新技术、新工艺的决定及部分产品配方和相关专家证明等;涉案商标2002年价值评估报告及北京新亚公司投入的新技术评估报告。苏州稻香村公司原审提交的该公司与保定稻香村公司《商标转让协议》;苏州稻香村公司获得涉案商标权的《核准转让注册商标证明》及《续展证明》以及苏州稻香村公司对涉案商标进行续展、广告宣传获得的荣誉以及与涉案商标相关的裁判文书等。原审商达集团提交的保定稻香村公司相关资料及保定稻香村食品工业总公司将股权转让给保定稻香村经营开发公司的股东会决议等;苏州稻香村公司的相关工商登记资料;尚达资产公司的营业执照和公司章程。

苏州稻香村公司认为,涉案商标应当归属于苏州稻香村公司所有,不应向任何人返还。涉案商标于2009年4月23日由苏州稻香村公司进行了续展,商达集团、尚达资产公司主张返还的权利,应该提起确权之诉。原审将涉案商标判归保定市国资委所有没有法律依据,本案的诉讼对涉案商标产生负面影响,原审判决超越原告的诉讼请求擅自进行判决时一种违法行为,原审时商达集团、尚达资产公司都请求法院将涉案商标判决自己所有,而原审判决却将涉案商标直接判决给保定市国资委所有,没有法律依据。

北京新亚公司认为,涉案商标权应归属苏州稻香村公司所有。通过保定稻香村公司的投资行为,我方的利益已经得到了,而且资产得到了保值增值。

商达集团、尚达资产公司认为,对于涉案商标的返还问题,原审判决恰当。判决由保定市国资委享有涉案商标权是正确的。涉案商标不属于破产财产,无偿转让是发生在破产之前,与破产没有关系。本案至涉及涉案商标的追回问题,破产企业的债权债务问题可以另行起诉。涉案商标如果按照原审判决结果执行,并不会影响保定稻香村公司的股权变化,北京新亚公司的新技术、新工艺并不是作为股权投入的,如果对方坚持是作为股权投入的,应另案起诉。涉案商标是否是否为公众认知与本案判决结果无关。涉案商标是否具备返还依据应当是合同的效力,与商标的价值无关。基于合同无效而将涉案商标返还并不必然导致稻香村品牌受到损害。

本院经审理查明的事实与原审基本一致,其中,2002年10月21日保定市稻香村食品工业总公司与北京新亚公司所签订的《设立公司协议书》主要内容为:为发挥甲方(保定稻香村食品工业总公司)“稻香村”商标的品牌优势和乙方(北京新亚公司)技术上的优势,甲乙双方共同设立合营有限责任公司(以下简称公司),事宜经协商达成如下协议:1、公司名称……。2、公司注册资本50万元,甲方以现金出资22.5万元占注册资本的45%;乙方以现金出资27.5万元占注册资本的55%。3、公司接受甲方原糕点厂职工就业,按国家规定承担公司代给的养老保险,据需要购买甲方糕点厂原有设备、工具、生产原辅材料;同时甲方将“稻香村”商标无偿转让给公司,乙方将新技术、新工艺无偿传授给公司。……

本院认为,关于尚达资产公司是否有权在本案中提起诉讼的问题,根据企业国有资产监督管理的有关规定,国有资产监督管理机构,根据本级人民政府的授权,代表本级人民政府对国家出资企业履行出资人职责。本案中,涉案商标的原权利人为保定市稻香村食品工业总公司为国有企业,其资产为国有资产。尚达资产公司为国资企业,其经营范围是对国有资产实行监督、管理等职责。在此情况下,保定市国资委授权尚达资产公司公司代为行使原保定市稻香村食品工业总公司出资人权利,参与本案诉讼。此授权并不违反法律规定,应当认定为有效。基于保定市国资委的授权,尚达资产公司有权作为原告参加本案诉讼。鉴于商达集团已经被吊销营业执照,且在本案中其诉讼地位已由尚达资产公司接替,因此对商达集团的诉讼请求不再重复审理。

关于2002年10月21日保定稻香村工业总公司与北京新亚公司签订的《设立公司协议书》第3条条款是否有效及涉案商标的转让行为是否有效的问题。保定稻香村公司认可涉案商标在由保定市稻香村食品工业总公司无偿转让给该公司时,未经过有关主管机关的审批,对涉案商标转让时的价值也未进行评估。虽然其辩称,该转让行为经过了当时保定稻香村食品工业总公司的上级主管机关的同意,但是就其提交的证据不足以证明涉案商标无偿转让给保定稻香村公司时经过了有关机关的审批及同意。况且,参照国务院《国有资产评估管理办法》第三条及《国有资产评估管理办法实施细则》的规定,国有资产占有单位在国有资产拍卖、转让时应当进行资产评估;对于应当进行资产评估的情形没有进行评估的,该经济行为无效。因此,本案中,保定稻香村食品工业总公司在转让涉案商标时没有依法履行申报,也未取得国有资产监管部门(上级主管机关)批准,未经过国有资产评估程序,其转让涉案商标的行为无效。

关于尚达资产公司在本案中要求确认商标权转让合同及行为无效以及要求返还涉案商标权的请求是否已超过诉讼时效的问题。因确认合同效力的诉权属于变更之诉,其不适用诉讼时效,因此本案可以对涉案商标转让是否有效作出上述评判。但是基于合同无效而要求返还财产或赔偿损失的债权请求权应当适用于我国《民法通则》关于诉讼时效的一般规定。因此本案中,尚达资产公司要求返还涉案商标的请求权的诉讼时效,应当适用《民法通则》第一百三十五条:“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年,法律另有规定的除外。”的规定,诉讼时效期间的起算,应当适用《民法通则》第一百三十七条“诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。”的规定。又因涉案商标原属保定稻香村食品工业总公司经营,原审依据最高人民法院《关于贯彻执行<中华人民共和国民法通则>若干问题的意见》第170条“(未授权给公民、法人经营、管理的)国家财产受到侵害的,不受诉讼时效期间的限制”的规定,来评判本案的原告起诉主张权利是否超过诉讼时效的问题属于适用法律错误,且在判决中引用条文不完整,应当予以纠正。在本案中,涉案商标在2003年3月14日由国家工商行政管理局商标局核准转让给保定稻香村新亚公司(即保定稻香村公司),商标转让时经过了公示,此时保定稻香村食品工业总公司的管理机关,应当履行对该公司资产的监督管理职责,在此时应当知道涉案商标被转让,保定稻香村食品工业总公司的财产权利受到了侵害。从此时到尚达资产公司及商达集团所代表的保定市国资委第一次提起本案诉讼的2008年已经超过了两年的诉讼时效。况且,保定稻香村食品工业总公司在2004年被法院依法宣告破产,在破产清算过程中,保定稻香村食品工业总公司的管理机关参加了破产清算工作,亦应履行相应的对国有资产的监督管理职责而在那时知道作为国有资产的涉案商标权受到了侵害。从保定稻香村食品工业总公司破产终结起至本案起诉时,也已超过了两年的诉讼的时效。因此本案中尚达资产公司请求返还涉案商标的诉讼请求因超过法律规定的诉讼时效而予以驳回。

关于保定稻香村公司将涉案商标转让给苏州稻香村公司是否有效的问题,保定稻香村公司受让涉案商标的行为无效并不必然导致保定稻香村公司与苏州稻香村公司转让涉案商标的行为无效。而应当根据苏州稻香村公司在受让涉案商标时是否为善意取得。根据各方提交的证据,苏州稻香村公司受让涉案商标时向保定稻香村公司支付了转让费55万元,且涉案商标已由国家工商行政管理局商标局把那里了相应的注册商标转让,受让人为苏州稻香村公司。而尚达资产公司方提交的证据不足以证明在涉案商标转让时,苏州稻香村公司知晓涉案商标的转让情况。因此苏州稻香村公司受让该商标属于善意取得,其受让涉案商标的行为有效。

综上,保定稻香村公司、苏州稻香村公司及北京新亚公司关于“尚达资产公司(商达集团)要求返还涉案商标权已经超过法律规定的诉讼时效”的上诉请求,“苏州稻香村公司取得涉案商标属于善意取得,涉案商标不应返还国资委及尚达资产公司”的上诉请求应当予以支持。原审法院认定事实基本清楚,适用法律错误,应当予以纠正。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(二)项之规定,判决如下:

一、维持保定市中级人民法院(2011)保民初字第45号判决第一、二、五项;

二、撤销保定市中级人民法院(2011)保民初字第45号判决第二、三项;

三、驳回保定尚达资产管理有限公司其他诉讼请求。

一审案件受理费800元、二审案件受理费800元均由保定尚达资产管理有限公司承担。

本判决为终审判决。

 

审  判  长  张守军

代理审判员  宋  菁

代理审判员  张  岩

二O一一年九月二十八日

书  记  员  李  天

 


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